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专利权与商标权发生冲突怎么办

发布时间:2020-02-15


&nbsp  本报近期报道了“黄毕山”白酒外观设计专利权侵犯“黄华山”白酒商标权事件。类似的事还可能发生,两者的权利如何保护,双方的冲突怎样处理?笔者就有关问题采访了专家。

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&nbsp  功能实用性作为界限
&nbsp  ——访中国政法大学副教授 罗莉

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&nbsp  专利权会与商标权发生冲突,因其保护的内容、授予的条件、两者所授予的部门不同。外观设计专利并不直接保护消费者和区分不同商品的优劣性,而是保护各产品新颖性的创新。商标则是辨别不同商品来源,消费者购买优质商品的依据,可以说直接保护消费者和生产厂商。
&nbsp  如果外观设计和商标含有相同或者类似的文字、图案、色彩或者其组合,则两个商品外型非常相似,很容易误导消费者。“黄毕山”白酒外观设计专利与“黄华山”白酒商标的冲突即是一个典型的例子。专利所强调的是其新颖性,如果已经有了相同或近似的设计,则专利无效。所以,在“黄华山”商标已经注册、使用多年的情况下,与其相似的“黄毕山”白酒外观已经谈不上新颖,其专利应当被宣告无效。
&nbsp  2001年修订的《商标法》允许注册立体商标,使得商标权与外观设计专利权之间发生冲突的情况更为常见和复杂。因为这不仅使得同一商品外形既可以获得外观设计专利保护,也可能申请成为注册商标,且更容易造成消费者的误认。功能实用性是决定是否授予专利权和商标权的重要标准。专利必须具备一定的实用性,因此外观设计必须能够执行某种功能。反之,商标则不得具有实用性,不得构成商品实用价值的一部分,因为其目的在于区别商品的不同来源。
&nbsp  平面商标一般都符合非功能性的条件,但立体商标则很难完全避免功能作用,或多或少会有一点实用性。例如,可口可乐的包装瓶即是一个著名的立体商标,其独特的外形除了有助于人们将其与其他饮料相区别,另一方面也是饮料的容器,有令人舒适的手感。当然,可口可乐包装瓶商标只保护其曲线形这一标志,并不保护包装瓶,否则将会对其他饮料生产者极为不利。由于立体商标在一定程度上模糊了外观设计专利与商标之间的界限,因此,建议对于实用性并不是很强的外观设计,不应给与其专利权。由于商标可以申请续展,建议有关部门谨慎对待立体商标的申请,避免授予功能性的立体商标,以免造成其他竞争者的劣势,尽量避免和减少冲突的发生。

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&nbsp  保护企业自身在先权利
&nbsp  ——访万慧达观勤律师事务所律师 黄晖 

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&nbsp  专利权和商标权并不存在完全意义的相互侵权行为,因为必然有一个在先权利存在。从时间顺序看,如果申请的专利在商标之后,则专利不具有新颖性;如果商标申请在后,则商标权与在先权利冲突,为无效的商标。这具体要看到底是谁在模仿和抄袭,因此,重要的是分析在先合法权益的获取。
&nbsp  在先权利的证明,最终还是要依据企业所能提供的强有力证据。因此,企业为保护自身权利,最好在申请商标或者专利时,提前做好版权登记,或者使用底稿、证人等,以更多的证据说明其在先权利。企业申请商标的时间需要1-2年,而获得外观设计专利一般为6个月,甚至更短。在时间上看,商标权利人相对处在劣势。但是,商标初审证明仅是在先权利证据之一。在外观设计专利获得前,若已经使用该图形、文字及立体形状设计,在没有获得商标权时,也可以从版权的角度维护自身权利。
&nbsp  企业应该想尽一切办法保护好自己的发明创造。现在更容易发生冲突的是立体商标与外观设计专利。在以往,立体仅仅作为外观及版权雕像来保护,并没有要求立体的外观也可以申请商标,现在这样的冲突更直接了。因此,企业应该在法律允许的范围内尽量主张自己的权利。可以申请外观专利;在没有申请下来之前,还可以做版权登记;在专利保护期间达到了识别商品的作用,则可以注册为立体商标,进一步保护。
&nbsp  值得特别注意的是,商标注册不得侵犯在先权利有5年的时效。因此,当外观设计专利被他人注册为商标时,5年内必须及时行使主张自己的在先权利,否则两者只能共存。当商标被抢注为外观设计专利时,虽没有时间限定,但也要及时保护企业在先权利,随时发现随时撤销其专利权。

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&nbsp  法院基于合法权利判决
&nbsp  ——访北京市第二中级人民法院民五庭审判长 刘薇 

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&nbsp  2003年,刘审判长审理过一件专利权侵犯商标权的案子。原告设计的“京大沙拉酱”平面图文商标注册后,被告仍一直使用其商标销售沙拉酱,并将整个平面设计的商标申请成外观设计专利的瓶贴,在外形上极易造成消费者的混淆。当时,被告还没有申请下来专利权,法院就直接判定被告侵权。
&nbsp  商标证和专利证都有很明确的授权登记日期。商标权和专利权都是登记注册制,有确切的申请、公告日期清晰地界定了其什么时候开始享有合法权利。两者的公告日不同,最终授权公告日亦不同,因此要特别注意。
&nbsp  在“京大沙拉酱”案例中,原告早已注册了商标,而且已经使用几年,被告的设计与之有着明显的雷同。审判的依据就是原告很明确已有的在先注册商标的合法权利。如果此案中原告虽然在先使用了“京大”商标,但还未取得商标注册证,那么假设被告已经获得外观设计专利权,则会出现二种情况,一是原告必须到专利复审委申请宣告被告的专利权无效,如果专利权被宣告无效了,两方都没有权利了,依据使用在先诉讼,法院才能判定被告构成侵权;其二,专利复审委没有宣告被告专利权无效,外观设计专利权为合法在先权利存在了,则法院将保护的是被告的专利权不被侵害。原告的在先使用证据依然有效,但是法院并不依此为依据。法院基于合法权利判决,就是原告的商标证。如果原告使用的商标虽然没有注册,但其使用的商标已构成驰名商标,比如在国内市场占有很大销售份额、广告和维权投入巨大、在消费者中有很高的认知度等,也可以依该商标判决被告侵权。但是,证明其为驰名商标过程比较困难。

&nbsp中国消费者报 巴合提

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&nbsp (编辑:商标法律网)